律师随笔|企业如何在与员工的专利争夺战中留住专利技术:探索服务发明的认定

  • 来源:武汉鹰卓律师
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  • 发布时间:2021-10-21

对于企业来说,专利技术在其生存和发展的每一个环节中的巨大价值不言而喻,但很多企业对知识产权的保护却重视不够。根据专利法及其实施细则的规定,单位应当承担专利构成职务发明创造的诉讼举证责任。如果企业在专利研发过程中不保留相关证据,很容易导致其在与员工的专利争夺战中处于劣势。

企业要留住服务发明,首先要了解什么是服务发明。在服务发明认定的基础上,提出企业保留服务发明的建议。

根据 《专利法》 第六条,的规定,完成本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造,是职务发明创造。 《专利法实施细则》 第十二条进一步明确,执行本单位任务完成的职务发明创造是指:在自己的工作中取得的发明创造;执行本单位交办的本职工作以外的任务而进行的发明创造;辞职、退休、调动后一年内所作的与本职工作或原单位分配任务有关的发明创造。单位的物质条件是指不对外公开的资金、设备、零部件、原材料或者技术资料。

基于上述法律法规,企业要证明某项专利技术属于职务发明创造,需要证明该专利技术是由企业自己完成的任务或者主要是利用其物质技术条件完成的。他们有一个共同的前提,那就是企业和个人的关系。这一点主要通过双方签订的劳动合同、企业为个人缴纳社保的证明、离职证明来证明。需要注意的是,本文描述的单位不仅包括员工的下属单位,还包括临时工作单位。

(一)执行本单位的任务

要证明专利纠纷是由执行任务的单位完成的,我们可以从以下几个方面进行举证:

1、单位有专利研发的可能性和实际计划的证明。能够提供企业在工商登记注册时的经营范围、过往研发成果等证明。与争议专利属于同一领域,以及企业开发争议专利的项目文件和决议等。只有当企业有了专利研发的计划,个别人才才可能在企业承担这项工作。

2.个人在完成本职工作、被分配本职工作以外的任务或者离职后一年内取得相关发明创造证书的。本人工作能提供公司章程、劳动合同约定的工作范围或相关规章制度对具体岗位工作范围的规定等材料证明;对于分配工作以外的任务,可以提供任命书、相关决议等材料证明。需要注意的是,员工应在上述材料上签字确认,否则无法达到认证目的;离职后一年内,以离职手续载明的日期证明,并以上述工作及工作以外的任务证明相关性。需要注意的是,是离职后一年内做的,没有申请。所以,即使是一年后离职后申请的专利,只要能证明是一年内做出的,也是服务发明。

(二)主要是利用本单位的物质技术条件

证明专利纠纷主要是利用单位的物质技术条件完成的,可以从以下几个方面进行举证:

1、单位具备完成专利诉讼的物质技术条件。能够提供专利研发所需的材料、设备、零部件的购买和验收证明,以及只有本单位人员甚至本单位R&D人员才能接触到的技术资料等证据。

2.个人主要利用本单位的物质技术条件完成专利诉讼。记录、文件等。能够提供个人使用的相关材料和设备,并能够证明个人获取本单位相关技术资料的可能性。需要注意的是,争议专利必须主要利用本单位的物质技术条件完成,才能视为职务发明创造。如果仅使用少量与争议专利完成无关的条件,则不是主要利用。

服务发明虽然只需要证明上述两项中的一项,但由于相关法律法规和司法实践未能统一标准,且实际证据材料繁杂,企业需要提供尽可能多的证据,形成完整的证据链,才能打赢专利战。